[오성환의 특허분쟁 설명서] 특허 침해 소송, 가장 센 반격은 ‘무효심판 청구’

특허권자가 특허 침해를 주장하는가. 그럼 우선 특허등록공보를 찾아야 한다. 여기서 특허권에 흠결(무효사유 등)이 있는지 검토해야 된다.

그런데 특허침해금지 소송이나 손해배상청구 소송 등에서 법원은 원칙적으로 무효 판단을 하지 않는다. 특허 무효 처분은 특허법상 특허심판원이 특허 무효심판에 대한 심결에 의해서만 할 수 있다. 따라서 특허침해금지 소송이나 손해배상청구 소송 중 피고가 특허무효 주장을 해도 특허 무효심결이 확정되지 않았다면 법원이 무효로 간주할 수 없다. 

다만 대법원은 피고가 특허침해소송 중 원고의 특허가 명백히 무효인 경우 특허권에 의해 권리를 주장할 수 없다고 항변할 수 있다고 본다. 피고는 이렇게 특허 침해 판단을 면할 수 있다. 이를 무효사유가 명백한 경우인 권리남용 항변으로 ‘무효항변’이라 부른다. 이와 유사한 항변으로는 공지기술 제외설, 자유기술 항변 등이 있다. 피고가 소송 도중 재판부에 이를 적극적으로 주장·입증해야 특허 권리가 제한돼 침해 판단을 면할 수 있다.

가장 강한 대응은 무효심판 청구로 특허권을 소급 소멸시키는 방법이다. 구체적인 무효사유를 보려면 특허법 제133조를 찾아야 한다. 무효 사유 중 주장 빈도가 가장 높고 무효율도 높은 것이 신규성 및 진보성 위반이다. 신규성은 특허 출원 시 전에 있던 공지 기술과 주장된 특허가 실질적으로 같다는 의미다. 진보성은 특허 출원 시 전에 있던 공지기술들(공지기술 2~3 개 조합 가능)로부터 통상의 지식을 가진 자가 출원 시에 용이하게 발명할 수 있다는 것이다.

또한 무효 이유를 갖는 특허에 대해 침해 소송이 제기된 경우 피고는 무효심판을 청구하고 그 취지를 법원에서 즉시 진술하는 편이 좋다. 왜냐하면 법원이 필요하다고 인정하면 무효심판의 심결 확정까지 소송절차를 중지할 수 있기 때문이다(특허법 제78조 제2항, 제164조 제2항).

그러나 무효심판 청구에는 비용과 시간이 많이 든다. 무효심판에서 승소해도 특허권자가 불복하면 특허법원, 대법원까지 진행되기 때문이다. 무효사유 등이 명백해도 피고는 특허침해 소송에서 판례가 인정하는 공지기술 제외설, 자유기술 항변, 권리남용 항변 등 항변사유를 주장·입증함으로써 특허 침해에서 벗어날 수 있다. 그러니 모든 경우에 비용과 시간을 들여 무효심판을 청구해야 하는 것은 아니다.

정리 하면, 특허권 무효사유를 찾아 무효심판을 청구하는 것이 가장 강력한 대응방법이다. 하지만 시간과 비용이 막대하게 든다.

그러니 협상하는 방법도 고려할 만하다. 무효사유를 발견했을 때 이를 특허권자에게 통지해 재협상 하면 특허권자가 소송을 철회해 손쉽게 분쟁을 해결할 수 있다. 그리고 특허침해소송 중 피고의 항변사항으로는 특허법에서 규정하는 특허 무효사유 이외에도 법정실시권, 자유기술 항변, 금반언 등 피고가 항변할 수 있는 수많은 주장이 있다. 이를 충분히 숙지해야 소송 중 이 항변사항들을 적절히 주장할 수 있을 것이다.